Статья 46. Ответственность за незаконное использование товарного знака и наименования места происхождения товара. 1. Использование товарного знака и наименования места происхождения товара или сходного с товарным знаком или наименованием места происхождения товара обозначения, противоречащее положениям пункта 2 статьи 4 и пункта 2 статьи 40 настоящего Закона, влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ)
2. Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков осуществляется также путем:
публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;
удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.
(в ред. Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ)
3. Лицо, незаконно использующее зарегистрированное наименование места происхождения товара или сходное с таким наименованием обозначение, обязано по требованию обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, государственного органа, прокурора или общественной организации:
(в ред. Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ)
прекратить его использование, а также возместить причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством;
(в ред. Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ)
опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;
удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемое наименование места происхождения товара или сходное с ним до степени смешения обозначение либо уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки в случае невозможности удаления с них незаконно используемого наименования места происхождения товара или сходного с ним до степени смешения обозначения.
(в ред. Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ)
4. Правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.
(п. 4 введен Федеральным законом от 11.12.2002 N 166-ФЗ)
5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к незарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку или наименованию места происхождения товара, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Комментарий к статье 46
1. Нарушение положений комментируемого Закона и, в частности, незаконное использование товарного знака и наименования места происхождения товара (см. комментарий к п. 2 ст. 4 и п. 2 ст. 40) влекут три упомянутых в комментируемом пункте вида ответственности. Наиболее распространенной является гражданско-правовая ответственность. Под гражданско-правовой ответственностью понимаются неблагоприятные имущественные последствия для лица, допустившего гражданское правонарушение, выразившиеся в утрате таким лицом части своего имущества. Таким образом, гражданско-правовая ответственность всегда носит имущественный характер. Она может выступать в форме возмещения убытков (вреда, в том числе морального вреда), уплаты неустойки, потери задатка.
Меры гражданской ответственности устанавливаются в правовых нормах, реализация которых обеспечивается принудительной силой государства.
Ответственность за незаконное использование товарного знака может наступать как в рамках договора (об уступке товарного знака или лицензионного договора), так и в результате внедоговорного использования, когда чужой товарный знак используется неправомерно без заключения договора. Соответственно можно говорить о договорной и внедоговорной гражданской ответственности.
Основным требованием, с которым может обратиться правообладатель на товарный знак в случае неправомерного использования принадлежащего ему товарного знака, является требование о возмещении убытков, под которыми согласно ст. 15 ГК понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы это право не было бы нарушено (упущенная выгода).
В данном случае речь может идти как о произведенных расходах (например, затратах на производство изделий, которые не были реализованы вследствие появления на рынке изделий, изготовленных с нарушением прав правообладателей), так и о упущенной выгоде, которая заключается в неполученной прибыли от реализации изделий с использованием товарного знака.
Как было отмечено в п. 6 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак. В качестве примера приводится следующее дело.
Товарищество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к издательству о защите прав на товарный знак путем удаления его с печатной продукции. В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение из двух слов, одно из которых является охраняемым элементом.
Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение из двух слов, одно из которых является охраняемым элементом. Ответчик использует только охраняемую часть товарного знака.
Отменяя решение, апелляционная инстанция указала, что нарушением прав на товарный знак является как использование товарного знака в целом, так и только одного охраняемого элемента.
За нарушение прав на товарный знак может возникнуть и уголовная ответственность. Согласно ст. 180 Уголовного кодекса РФ незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, -
наказывается штрафом в размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, -
наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -
наказываются штрафом в размере от четырехсот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до восьми месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Вопросы, касающиеся товарных знаков и их защиты, рассматриваются также в административном порядке в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Эти вопросы рассматриваются только в том случае, если одновременно речь идет о недобросовестной конкуренции с использованием товарных знаков. В соответствии со ст. 10 Закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг является одной из форм недобросовестной конкуренции.
В соответствии со ст. 27 указанного Закона Федеральный антимонопольный орган рассматривает факты нарушения антимонопольного законодательства и принимает по ним решения в пределах своей компетенции.
Дела о недобросовестной конкуренции с незаконным использованием товарных знаков возбуждаются только на основании заявления правообладателя с приложением правоустанавливающих документов. Случаи нарушения антимонопольного законодательства рассматриваются соответствующими территориальными управлениями по месту нахождения (месту жительства) лица, совершившего правонарушение, либо по месту его совершения, за исключением случаев, когда дело принимает к рассмотрению ФАС России.
По результатам рассмотрения заявлений правообладателей на товарные знаки о допущенных нарушениях ФАС выносит либо решения, либо предписания, которые адресованы конкретному лицу и направлены на исполнение вынесенного решения. Последнее представляет собой обязательное для исполнения письменное требование федерального антимонопольного органа, которое выдается определенным в законе адресатам с целью защиты и поддержки конкуренции.
По выявленным нарушениям ФАС также имеет право в административном порядке налагать штрафы и выносить предупреждения в соответствии с действующим законодательством.
Право обращаться с соответствующими требованиями имеют все лица, обладающие исключительными правами на товарный знак. В качестве примера можно привести обращение всемирно известной корпорации "Майкрософт" в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны АОЗТ "Фирма Виза". Корпорация "Майкрософт" является обладателем исключительных прав на товарные знаки "Windows Microsoft", которые были зарегистрированы на территории России. "Фирма Виза" неправомерно использовала указанные товарные знаки при продаже цифровых компакт-дисков. Комиссия Министерства по антимонопольной политике, установив, что действия АОЗТ "Фирма Виза" нарушают Закон о конкуренции в части продажи товара с незаконным использованием средств индивидуализации продукции, выдала предписание о прекращении нарушения. Согласно предписанию АОЗТ было обязано прекратить продажу компакт-дисков.
2. В п. 2 комментируемой статьи говорится о конкретных способах защиты нарушенных гражданских прав в случае незаконного использования товарного знака. В частности, помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков защита осуществляется также путем:
публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;
удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.
Под контрафактными понимаются товары, этикетки, упаковки, изготовленные с нарушением исключительных прав на товарный знак.
Как было отмечено в п. 10 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, требование о защите прав на товарный знак путем публикации судебного решения в конкретном печатном издании должно быть обоснованным. Для подтверждения такой точки зрения приводится следующее дело.
Владелец товарного знака обратился в арбитражный суд с иском о защите прав на товарный знак путем его удаления с введенной в хозяйственный оборот продукции и опубликования решения в трех газетах.
В исковом заявлении было отмечено, что в соответствии со статьей 46 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" защита прав осуществляется путем публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.
Арбитражный суд удовлетворил иск, поскольку ответчик изготовил и продал швейные изделия, незаконно использовав товарный знак истца.
В решении суд назвал конкретное печатное издание, в котором в установленный срок должно быть опубликовано судебное решение, так как именно данное издание помещало рекламу ответчика о продаже товара и распространялось в месте реализации товара.
В комментируемом пункте предусмотрена такая санкция в случае незаконного использования товарного знака и при невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения как уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок. Исключение составляют случаи, когда контрафактные товары, этикетки, упаковки обращаются в доход государства или передаются правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения.
В п. 9 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, было отмечено, что при разрешении спора о пресечении нарушений прав на товарный знак арбитражный суд не может признать регистрацию товарного знака недействительной. В качестве обоснования приводится следующее дело.
Изготовитель минеральной воды обратился в арбитражный суд с иском к товариществу с ограниченной ответственностью о нарушении прав на товарный знак, поскольку он является владельцем товарного знака в виде графического изображения лесного пейзажа с наименованием воды.
Возражая против заявленного иска, ответчик сослался на то, что на его имя зарегистрирован товарный знак, представляющий собой комбинированное обозначение, в которое наряду с наименованием воды входит изобразительный элемент, не имеющий сходства с использованным в товарном знаке истца. Наименование воды включено в оба товарных знака в качестве неохраняемого элемента.
Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, признал регистрацию товарного знака ответчика недействительной, так как в качестве словесного элемента товарного знака ответчика использовано название водоносного комплекса, которое указывает на свойства минеральной воды, поэтому в силу пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" могло быть включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента только в случае, если оно не занимает в нем доминирующее положение.
В товарном знаке ответчика словесное обозначение занимает 2/3 поля товарного знака, по месторасположению и цветовому решению воспринимается как основная его часть.
Суд кассационной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, указал, что арбитражный суд не мог признать недействительной регистрацию товарного знака, поскольку истец заявил иск о пресечении нарушений своих прав на товарный знак путем применения иной формы защиты.
Кроме того, в соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" возражение против регистрации товарного знака подается в Апелляционную палату, поэтому арбитражный суд не может принять к своему производству дело до рассмотрения спора в административном порядке.
3. В п. 3 комментируемой статьи перечисляются санкции, применяемые в случае незаконного использования зарегистрированного наименования места происхождения товара или сходного с таким наименованием обозначения. Важно отметить, что право требовать осуществления перечисленных в комментируемом пункте санкций имеет не только обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, но также государственный орган, прокурор (в рамках Закона о прокуратуре), общественные организации. При этом законодатель не уточняет, о каком государственном органе и о какой общественной организации идет речь. Представляется, что в первом случае речь может идти о Роспатенте, а также о государственных органах власти и управления населенных пунктов, которые ассоциируются с наименованием места происхождения товара, а во втором - об обществах защиты прав потребителей.
4. В п. 4 комментируемой статьи предусмотрено, что правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты денежной компенсации в твердой сумме. Размер этой суммы устанавливается судом (соответственно арбитражным или третейским судом) в пределах от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ.
Наличие указанной нормы обусловлено тем, что подсчитать точный размер убытков в подобных случаях бывает достаточно сложно и возможность предъявления требования о компенсации значительно облегчает положение правообладателя и обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара. Вместе с тем, присуждая определенную сумму, суд должен учитывать приблизительную сумму убытков. Сложно сказать, должны ли учитываться при этом степень вины нарушителя и общественная значимость допущенного правонарушения. Если рассматривать указанную компенсацию как разновидность неустойки, то не должны. Однако представляется, что указанная санкция носит в определенной степени публичный характер, и поэтому при выборе конкретной суммы суды в определенной степени должны их учитывать.
5. В п. 5 комментируемой статьи установлено общее правило, согласно которому лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к незарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку или наименованию места происхождения товара, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (о предупредительной маркировке см. комментарий к ст. ст. 24 и 41).
Как было отмечено выше, указанное правонарушение может повлечь и уголовную ответственность (см. комментарий к п. 1 комментируемой статьи).